Apertura di una società in Italia

Registrare un marchio

Che cos'è e a cosa serve?

Il marchio è il segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell'impresa.

La registrazione consente di ottenere il diritto all'uso esclusivo del marchio, con efficacia preclusiva assoluta dell'uso e/o della registrazione successiva di un marchio uguale o simile da parte di altri. Al titolare del marchio registrato è concessa anche una tutela giudiziale contro chi abbia violato il suo diritto di esclusiva attraverso la pubblicità o l'immissione sul mercato di un prodotto dello stesso genere o di genere affine contrassegnato da un marchio uguale o simile a quello protetto.

Il nostro team provvede per conto del cliente a svolgere tutte le procedure burocratiche e legali per il perfezionamento della registrazione del marchio in tempi brevi.

 

Come si ottiene la registrazione del marchio? 

La registrazione del marchio si ottiene inoltrando la domanda all'Ufficio centrale brevetti e marchi, il quale ha il compito di verificare la presenza di alcuni requisiti di validità.

La legittimazione a richiedere ed ottenere la registrazione del marchio spetta a chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di impresa di cui abbia il controllo.

 

Quali sono i requisiti?

Possono essere registrati come marchi d’impresa tutti i segni (in particolare le parole, compresi i nomi di persone, o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure i suoni), a condizione che tali segni siano:

  • Adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese
  • Idonei ad essere rappresentati nel registro in modo tale da determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.

In particolare, la legge italiana (Codice della Proprietà Industriale), prevede che il marchio d’impresa debba essere:

Nuovo

Non devono, quindi, esistere marchi registrati anteriori identici o simili a quello che si vuole tutelare

Dotato di capacità distintiva

Di conseguenza, non possono essere registrati marchi (i) che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; o (ii) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono

Lecito

Non è possibile registrare come marchi d’impresa (a) i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume; (b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio; e (c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi

Dove si può registrare un marchio?

Quando si registra un marchio, esso acquista validità, e quindi protegge il suo titolare, solo nello Stato o negli Stati in cui si è richiesta la registrazione. In particolare è possibile registrare:

  • Un marchio italiano, valido unicamente in Italia
  • Un marchio europeo, valido nei paesi dell’Unione Europea (compresi quelli che in futuro potrebbero entrare a farne parte)
  • Un marchio internazionale, valido nei paesi che hanno sottoscritto l’Accordo o il Protocollo di Madrid
  • Un marchio estero, valido nel singolo paese estero in cui è stata richiesta la registrazione dello stesso.

In ogni caso, una volta effettuato uno qualsiasi dei depositi elencati, per un periodo di sei mesi il marchio gode di un diritto di priorità, che permette al titolare di registrare il marchio in altri Stati, prevalendo su eventuali registrazioni effettuate da terze parti. Sarà dunque possibile depositare una domanda di registrazione del marchio in Italia e poi estendere la protezione in altri Stati nei mesi successivi.

 

Quanto dura la registrazione?

I diritti connessi alla registrazione decorrono dalla data di deposito della prima domanda di registrazione del marchio e hanno una durata di 10 anni, allo scadere dei quali la tutela può essere prorogata per ulteriori 10 anni attraverso la presentazione di una domanda di rinnovo. 

Il diritto all'uso esclusivo del marchio si estingue per rinuncia espressa e per scadenza, ma la legge disciplina anche le seguenti ipotesi di decadenza: a) quando il titolare non l'abbia effettivamente usato per i prodotti e per i servizi per i quali è stato registrato entro 5 anni dalla registrazione, salve alcune eccezioni; b) per illiceità sopravvenuta; c) per volgarizzazione, che si verifica quando a causa dell'attività o dell'inattività del suo titolare il marchio sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o del servizio o abbia perduto la sua capacità distintiva. 

Infine, è possibile registrare un marchio anche prima di usarlo, a condizione che ci si proponga di usarlo in un tempo ragionevole che la legge italiana individua entro in 5 anni dalla data di registrazione, con l’importante precisazione vista sopra, cioè che chi non utilizzi il marchio per 5 anni consecutivi dopo la registrazione rischia di perderlo, potendo altri soggetti procede a registrare a loro volta quello stesso marchio.

Saremo lieti di rispondere senza impegno a tutte le vostre domande.

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